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参考性案例183号
青岛尚某科技集团有限公司诉桂林市象山区骏某酒店侵害商标权及不正当竞争纠纷案
关键词
知识产权 / 侵害商标权 / 不正当竞争 / 商标权权属 / 侵权 / 惩罚性赔偿 / 损害赔偿 / 约定赔偿 / 基数计算方式 / 倍数
裁判要点
当事人在商标侵权行为发生前约定具有惩罚性质的损害赔偿基数计算方式和倍数，应当视为已就适用惩罚性赔偿的金额进行了约定。人民法院在判断惩罚性赔偿适用条件的基础上，即使无法通过约定的基数计算方式精确得出基数，也可通过参考行业内平均数据、估算侵权人平均销售单价等合理方式酌情确定基数计算所需要的各项要素数据，并进一步审查所约定倍数合理性，原则上支持惩罚性赔偿基数和倍数的约定。
基本案情
原告青岛尚某科技集团有限公司（以下简称青岛某公司）于2012年2月21日起经许可使用案涉“骏某”商标。2018年4月27日青岛某公司受让“骏某”商标，核定服务项目为第43类住所等。该商标注册有效期自2012年2月21日起，至本案诉讼仍处于有效期内。
2012年9月7日，青岛某公司作为甲方与乙方李某明签订了《尚某某酒店管理有限公司商标授权使用管理合同》（以下简称《管理合同》），约定乙方位于广西桂林的房屋开展“鑫某商务宾馆”经营，合同期限自2012年9月7日至2022年9月6日。合同载明“本酒店为骏某加盟项目”。自乙方开始营业时起，按宾馆当月营业收入的3.5％的标准向甲方缴纳商标许可使用费。合同第十三章约定了合同终止（解除）事项，第13.6条约定，如果乙方违反本承诺，在合同终止后仍然使用甲方商标或者软件等，乙方自愿按本合同约定的费用标准的5倍向甲方支付使用费（实施费）；不能如期归还相关资料的，每份文件（手册）乙方向甲方赔偿人民币伍仟元整。
2015年3月12日，李某明作为经营者成立被告桂林市象山区骏某酒店（以下简称象山区某酒店），系个体工商户，经营范围为住宿服务。
2015年8月4日，李某明向青岛某公司提出《骏某酒店关于解除与某品牌合作的申请报告》（以下简称《申请报告》），称该店于2015年4月开始，面对巨大的经营压力每天亏损两千元左右，故提出解约申请。2015年8月31日，青岛某公司与李某明达成《解约协议》，于当日解除前述《管理合同》，约定本协议签订之日起，甲方终止乙方对“骏某”商标的使用许可，若乙方擅自继续使用，或存在其他侵犯甲方商标权的侵权行为，甲方有权依法追究相关责任人的法律责任。协议附件中列明了有关解除管理合同乙方需要更改的项目，包括招牌、吧台、走廊、房间内物品、卫生间卫浴产品等均不得带有甲方标识。
2020年12月10日，原告发现象山区某酒店的店招、楼层标识、前台、广告牌、房间内的牙具、洗浴用品、电话均标识“骏某商务酒店”。2020年12月31日，某点评APP内象山区某酒店的信息为“2018年开业”“50间客房”，“房价118-197元不等”，评论区有多条早于2017年的网友评论，最早的评论为2015年。网友评价的配图中部分图片与现场取证的图片显示标识一致。根据象山区某酒店提供的2021年10月28日照片显示，案涉酒店已经将“骏某”字样全部拆除。
原告青岛某公司诉称：被告经营者与青岛某公司解约，于解约同年注册象山区某酒店这一主体并擅自使用“骏某”标识经营酒店，同时将“骏某”商标相同的“骏某”文字作为其企业名称的字号使用。故请求判令：一、象山区某酒店立即停止对原告骏某注册商标专用权的侵害，即立即停止在其经营的案涉酒店的经营场所和经营活动中使用“骏某”文字；二、象山区某酒店立即停止对青岛某公司的不正当竞争行为，即停止在企业名称中使用“骏某”字号，变更后的企业名称中不得含有与“骏某”相同或相近似的文字；三、象山区某酒店赔偿青岛某公司经济损失及维权合理费用合计80万元。
被告象山区某酒店辩称：不同意原告诉请，象山区某酒店没有侵权恶意。已及时拆除标识，未造成损失。象山区某酒店的企业名称依法登记，不应承担赔偿责任。青岛某公司没有证据证明案涉商标三年内实际使用，象山区某酒店不应当承担赔偿责任。且象山区某酒店一直处于亏损状态没有经营收益。
裁判结果
上海市浦东新区人民法院于2022年6月15日作出（2021）沪0115民初31896号判决：一、被告桂林市象山区某酒店于本判决生效之日起十日内赔偿原告青岛某公司经济损失629440元及为制止侵权所支出的合理开支1万元，共计639440元；二、桂林市象山区某酒店于本判决生效之日起停止不正当竞争行为，并于本判决生效之日起三十日内变更企业名称，变更后的企业名称中不得含有与“骏某”相同或近似字样；三、驳回原告青岛某公司其余诉讼请求。该案一审判决后，被告上诉，上海知识产权法院于2023年12月6日作出（2022）沪73民终663号判决：驳回上诉，维持原判。
裁判理由
本案的争议焦点为：一、被告的案涉行为是否构成商标侵权；二、被告案涉行为是否构成不正当竞争；三、是否应对被告适用惩罚性赔偿。
一、被告的案涉行为是否构成商标侵权
《中华人民共和国商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”商标法第四条第二款规定：“本法有关商品商标的规定，适用于服务商标。”本案中，原告某公司系“骏某”注册商标专用权人，有权就侵害上述商标的行为主张权利。被告在线上、线下经营活动中使用“骏某”标识起到了识别服务来源的功能，属于商标性使用。
商标法第五十七条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；”“（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的。”本案中，被告在酒店店招、室内装潢、房间电器、卫浴用品上使用了“骏某”标识，与原告商标核定类别相同，相关标识与原告商标构成近似，容易导致消费者对商品和服务来源产生混淆，构成商标侵权。被告实施了商标侵权行为，应当承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。原告以被告已停止相关侵权行为为由申请撤回第一项诉请，于法无悖，法院予以准许。
二、被告案涉行为是否构成不正当竞争
商标法第五十八条规定：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《反不正当竞争法》处理。”根据反不正当竞争法第六条第四项规定，经营者不得实施其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。本案中，“骏某”商标于2012年2月即获得注册，核定使用服务为第43类的住所等。原告主张根据反不正当竞争法第六条第四项认定被告行为构成不正当竞争。该商标与被告提供的服务类别相同，被告将该注册商标作为企业名称中的字号使用，没有正当理由。被告攀附原告商誉的恶意明显，客观上误导相关公众，足以使相关公众误以为其与原告存在特定联系，构成不正当竞争。被告应就其企业名称进行更名。
三、是否应对被告适用惩罚性赔偿
根据商标法规定，对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可在依法确定的赔偿数额的一倍以上五倍以下适用惩罚性赔偿。
（一）关于侵权主观故意
对于被告的故意的认定，应当综合考虑被侵权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的，可以认定被告具有侵害知识产权的故意。本案中，被告个体工商户的经营者早在2012年即与原告签署《管理合同》，经授权开展“骏某”酒店经营。被告对开展的酒店业务的品牌予以否认，但未能提供相应证据。结合《申请报告》《解约协议》足以认定被告曾作为被授权方接触过原告注册商标，反映出被告具有明显的侵权故意，可认定被告恶意侵犯商标专用权。
（二）关于侵权情节
对于侵权情节严重的认定，应当综合考虑侵权手段、次数、侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果、侵权人在诉讼中的行为等因素。被告成立于2015年，在某点评的页面显示案涉酒店2018年成立，房间数50，双方确认案涉侵权标识于2021年10月拆除，被告侵权行为持续时间较长，侵权规模较大，侵权获利巨大，符合侵犯商标专用权的情节严重的要件。
（三）关于基数和倍数确定
商标法第六十三条规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。”本案中，双方在先签订有《管理合同》，权利人因侵权所受到的实际损失可参考双方约定的商标许可使用费计算。《管理合同》中约定商标许可使用费自乙方开始营业时，按宾馆当月营业收入的3.5％的标准缴纳商标许可使用费。合同中第13.6条约定，如果乙方违反本承诺，在合同终止后仍然使用甲方商标或者软件等，乙方自愿按本合同约定的费用标准的5倍向甲方支付使用费。双方的上述约定，可视为对于商标侵权惩罚性赔偿基数和倍数的约定，并不违反法律规定，可以作为确定惩罚性赔偿金额时的重要参考因素。被告称宾馆经营持续亏损，但未提供宾馆经营的相关账簿、资料，法院参考相关行业客房的平均入住率计算案涉酒店的营业收入，计算公式为“房间总数×平均入住率×平均客房单价×经营时间”。1．关于房间总数。被告在某点评页面上自行标注房间数量为50，虽在庭审中称仅有48间，但未提供证据证明，应以其对外公示的50间作为计算基数。2．关于平均入住率。原告提供了上海某国际酒店股份有限公司、北京某酒店（集团）股份有限公司2020年度报告的平均出租率为55％-60％。被告自称入住率在40％以下。法院结合酒店规模、品牌、地域等因素，综合考虑近年来新冠疫情对酒店行业的影响，确定案涉酒店的平均入住率为40％。3．关于平均客房单价。某点评显示全天房价118元到197元，原告称取证时入住的为钟点房，票据显示60元。综合考虑各类房型入住比例，法院确定平均客房单价为80元。4．关于经营时间。被告陈述且在某点评上展示的开业时间为2018年，但未提供证据。原告主张被告自2015年起即营业。结合庭后查看更名之后的“某酒店”页面情况，显示开业时间又为2017年。因某点评酒店页面的信息可由被告自行修改，而评论区最早有2015年的网友评论，足可认定被告自2015年起即开始经营案涉酒店，而双方解约的时间点为2015年8月31日，故可确定被控侵权行为的持续时间为2015年9月1日至2021年10月27日。综上，案涉侵权行为惩罚性赔偿的基数应当为50×40％×80×2248×3.5％=125888元，结合双方在《管理合同》中约定的倍数，最终确定被控侵权行为的赔偿金额为629440元。
本案中被告侵害商标权、不正当竞争行为均导致相关消费者对被告的服务与原告的服务产生混淆，且原告就商标侵权及不正当竞争行为主张经济损失未作区分，故法院就原告所遭受的全部损失通过本案惩罚性赔偿予以救济。
原告主张为制止侵权行为所支付的律师费、取证费、差旅费共2万元。因原告均未提供票据，故法院对取证费、差旅费均不予支持。法院依据本案的疑难程度、律师的工作量、本市律师服务业收费政府指导价标准等因素，酌情支持律师费1万元。
案例来源：上海高院